涉外经贸律师服务梯队人才培训总结

 广东西江律师事务所 赖易怡

 为适应国际发展新形势，进一步提高我省律师涉外法律服务水平，满足中国企业“走出去”对法律服务的需求，广东省律师协会联合广东外语外贸大学承办由广东省司法厅主办的涉外经贸律师服务梯队人才培训班。作者作为肇庆律师参加该培训班，以下是关于本次课程的一些总结。

一、培训时间、地点、课程。

本次培训班于2020年10月16日、17日、18日、24日、25日共五天，在广东涉外法治人才培养基地——广东外语外贸大学白云山校区进行。本次培训一共九节课程，课程内容涉及国际商事仲裁、涉外知识产权、涉外英语、跨文化沟通等。

二、部分课程内容总结。    

本次培训有九节课程，因篇幅有限，节选国际商事仲裁、涉外知识产权课程进行总结。

（一）国际商事仲裁的法律与实践课程

本节国际商事仲裁的法律与实践课程老师是具有丰富经验的仲裁员范铭超博士。该课程主要内容是：机构仲裁与临时仲裁、国际商会案例流程、国际仲裁和国内仲裁的实践差异、仲裁地的规定及重要性、ICC香港及内地仲裁：执行程序、国际商事调解。

1、机构仲裁与临时仲裁。

范博士给学员介绍了一开始仲裁是临时的，后来逐渐演变成专门的机构进行仲裁，国际仲裁也是同理。范博士着重说了“制度在理论上的完整性不等于制度的先进性”、“随着实践的发展，规范化是制度演进的必然趋势”、“好的制度应该有向下的兼容性”。

2、国际商会案例流程。    

范博士在授课中，以实际案例为例，向学员讲述了国际仲裁的流程。具体如下：

3、国际仲裁和国内仲裁的实践差异。

国际仲裁和国内仲裁存在较大差异，主要体现在以下方面：

 4、仲裁地的规定及重要性。

（1）规定。

1）根据ICC仲裁规则2012年版第18条：1.仲裁地由仲裁院确定，但当事人另有约定者除外。2.经与各当事人协商，仲裁庭可在其认为适当的任何地点开庭和举行会议，但当事人另有约定者除外。3.仲裁庭可以在其认为适当的任何地点进行合议。以及根据国际商事仲裁示范法2006年版第20条：（1） 当事人可以自由约定仲裁的地点。未达成此种约定的，由仲裁庭考虑到案件的情况，包括当事人的便利，确定仲裁地点。（2）虽有本条第（1）款的规定，为在仲裁庭成员间进行磋商，为听取证人、专家或当事人的意见，或者为检查货物、其他财产或文件，除非当事人另有约定，仲裁庭可以在其认为适当的任何地点会晤。

2）中国大陆无关于仲裁地的明确法律规定，司法监督由仲裁机构所在地中级人民法院实施。

3）仲裁机构所在地≠仲裁地。

（2）重要性。

仲裁的程序法——法院对仲裁进行支持和监督的依据。仲裁的“国籍”——外国仲裁裁决承认执行的依据。

5、ICC香港及内地仲裁：执行程序。

（1）内地仲裁地：布伦特伍德案：作为中国国籍的涉外裁决，依据中国法执行。

（2）香港仲裁地：最高人民法院关于香港仲裁裁决在内地执行的有关问题的通知﹝2009﹞415 号：当事人向人民法院申请执行在香港特别行政区做出的临时仲裁裁决、国际商会仲裁院等国外仲裁机构在香港特别行政区作出的仲裁裁决的，人民法院应当按照《安排》的规定进行审查。不存在《安排》第七条规定的情形的，该仲裁裁决可以在内地得到执行。

6、国际商事调解。

针对争端，有以下几种解决方式。

大家对认知会经历信息收集、信息解读、得出结论这么一个过程，但在信息收集、信息解读过程中容易出现误解，因此在得出结论时就很容易出现争端。鉴于国际仲裁对时间、精力和财力的要求都比较高，因此很多时候当事人会首选调解程序。调解的基本特点是非强制性、中立性、谈判的延伸而非诉讼的延伸。调解时要客观、中立考虑立场与利益、挖掘各自利益诉求（利益分为一致的利益、不同但非对抗的利益、不同并且对抗的利益），然后要多问多听并多进行开放式思考，在被调解方的情绪稳定下促成和解。

（二）涉外知识产权司法保护新态势。

本节课程老师是广州知识产权法院办理知识产权案件一千余件的黄彩丽法官，她通过几个真实案例给学员们介绍了几类涉外案件。

1、涉外定牌加工类纠纷案件。

（1）定牌加工的类型：1.OEM（Original  Equipment  Manufacture）；2.ODM （Original  Design  Manufacture）；3.反向OEM：境内生产厂家收购境外采购商，贴境外采购商的商标进行加工生产；4.反向定牌加工：境内企业在境外注册企业或注册商标，再委托境内企业加工生产，贴境外商标。

（2）定牌加工产品上的贴标行为是否构成商标侵权？

1）涉外定牌加工类纠纷案例之一：东风案。

原告上柴公司，被告常佳公司，原告商标样式：“东风DONGFENG”，商标注册时间：1962年，商标核定使用类别：柴油机。基本案情：印尼PTADI公司“DONGFENG（东风）”商标持有人委托常佳公司以该商标生产柴油机及柴油机组件，出口至进出口商，但仅可以在印尼销售。

一审判决【（2014）常知民初字第1号民事判决】认为：1.上柴公司系我国柴油机商品上“东风”注册商标的商标权人。基于商标权的地域性，上柴公司在我国对涉案商标享有商标专用权。2.常佳公司主张其根据印尼商标权人的委托，依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼，构成定牌加工。3.在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。4.判决驳回上柴公司的全部诉讼请求。

二审判决【（2015）苏知民终字第00036号民事判决】认为：1.上柴公司的涉案“东风”商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。2.印尼PTADI公司注册“东风”商标不具有正当性。印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语，但印尼PTADI公司却在“东风”牌柴油机早在上世纪60年代即进入印度尼西亚市场后，于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司“东风”商标相同的商标，即以中文“东风”与汉语拼音“dongfeng”为主要部分，其注册明显不具有合理性。3.常佳公司作为接受印尼PTADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，但其仍接受印尼PTADI公司委托贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务。4.常佳公司应于本判决生效之日起立即停止对上柴公司“东风”注册商标专用权的侵害，并赔偿上柴公司经济损失10万元。

再审判决【（2016）最高法民再339号】认为：1.在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。2.考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害上柴公司的商标权。3.常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。4.撤销二审判决，维持一审判决。

思考：1.定牌加工类商标侵权与国内商标侵权构成要件是否一致？2.在境外有合法商标是否考虑商标侵权的因素？3.混淆可能性如何判断？

2）涉外定牌加工类纠纷案例之二：“HONDA”商标案。

原告本田株式会社，被告恒胜集团公司、恒胜鑫泰公司，原告商标：HONDA，注册时间：1988年5月30日，核定使用类别：飞机、船舶、车辆和其他运输工具等。基本案情：缅甸美华公司“HONDAKIT”商标持有人，委托恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司以该商标生产摩托车，产品仅在缅甸销售。

一审判决【（2016）云31民初52号】认为：1.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产和销售的摩托车头罩、发动机盖、左右两边的风挡、铭牌上使用“HONDAKIT”标识，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分。（非规范使用商标）2. 明显在突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果，构成在与原告相同的商品上使用与其注册商标近似的商标。一审判决判令：恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司连带赔偿本田株式会社经济损失人民币30万元。

二审判决【( 2017 )云民终800号】认为：1.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所实施的行为不是商品销售行为而是涉外定牌加工行为。2.缅甸公民吴德孟昂在缅甸享有涉案“HONDAKIT”注册商标权，恒胜集团公司的行为获得吴德孟昂的商标使用授权。3.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司使用涉案图标的行为不属于商标法意义上的商标使用行为。4.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司办理出口的220套摩托车散件系全部出口至缅甸,不进入中国市场参与“商业活动”,中国境内的相关公众不可能接触到该产品,因而恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的这种使用行为不可能在中国境内起到识别商品来源的作用,因此这并非商标法意义上的商标使用行为。5.涉外定牌加工通常是指国内生产商经国外合法商标权利人等合法授权进行生产,并将所生产的产品全部出口至该商标权人享有商标权的国家和地区的国际贸易模式。商标指示商品或服务的来源,使相关公众能够区分不同的经营者提供的商品或服务,使之不“容易导致混淆”,这是商标最核心、最基本价值。商标法保护商标的根本目的,就在于确保商标识别功能的实现;判断商标侵权与否的关键,就在于审查商标使用行为是否容易导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆。6.判决一审判决，驳回原告的诉讼请求。

再审判决【（2019）最高法民再138号】认为：1.商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。2.处理涉外定牌加工案件，应当反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，营造良好的知识产权法治环境、市场环境和文化环境。改革开放以来，涉外定牌加工贸易方式在不断变化和深化，不能简单把涉外定牌加工这类案件作为商标侵权的例外情形来看待，还应当按照商标侵权认定的一般规定和原则进行，将法律适用和司法政策结合起来。3.《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条中的“相关公众”包括与被诉侵权商品相关的消费者和经营者两类主体。对两类主体不能理解为相关公众只有在域内一种状态，也不能简单认定被控侵权产品只在域外流通。随着中国改革开放和国际贸易交往的发展，相关公众可能会在域外接触被控侵权产品产生混淆，被控侵权产品也可能从域外回流到域内造成相关公众混淆。4.撤销二审判决，维持一审判决。

启示，侵权认定的新增考量因素：1.境内相关公众没有接触可能性的；2.在境内在先使用未注册商标的涉外定牌加工；3.境内注册商标权人知道或者应当知道在其注册前境外已经有合法商标。

2、平行进口类商标侵权纠纷。

（1）平行进口定义：世界贸易组织（WTO）将“平行进口”界定为：“没有经过知识产权权利人的同意，将国外合法生产的产品进口到国内”。

（2）平行进口的特点：第一，平行进口商品属合法取得；第二，平行进口商品的价格往往低于代理商价格；第三，平行进口商品是同品牌“正宗商品”，而并非假货、冒牌货。

1）平行进口类商标侵权纠纷案例之一：德国欧宝案。

原告：欧宝公司（商标排他性使用权的被许可人），被告：施富公司（进口商）。案情：施富公司作为产品进口和销售者，未损毁、遮盖产品本身附带的OBO品牌标识，亦未在产品上附加其他标识。欧宝公司组装后的产品与被诉侵权产品在是否附加欧宝公司的防伪、质检标签、售后服务以及是否需要组装三个方面存在差异，其余各方面均与欧宝公司产品一致。争议：欧宝公司主张其销售的产品在贴附合格证、防伪标志以及售后服务等方面与被诉侵权产品存在差异，被告行为构成商标侵权及不正当竞争。

一、二审判决认为：1.被诉侵权产品来源正当。施富公司提供销售合同、发票、报关单等证据证明被诉侵权产品购自The White And Bai Pte Ltd，经合法履行进口报关手续，进口至我国国内销售。2.被诉侵权产品与欧宝公司产品间不存在实质差异。欧宝公司组装后的产品与被诉侵权产品在是否附加欧宝公司的防伪、质检标签、售后服务以及是否需要组装三个方面存在差异，其余各方面均与欧宝公司产品一致。3.施富公司平行进口行为不侵害涉案商标权。（1）从保护商标权的角度来看。被诉侵权产品系商标权人制造并由其授权经销商投放市场销售的正品，产品正面显著位置附有OBO品牌标识。施富公司作为产品进口和销售者，未损毁、遮盖产品本身附带的OBO品牌标识，亦未在产品上附加其他标识，商标与商品来源的对应关系明确、真实。施富公司平行进口行为仅改变产品销售渠道而未对产品标识、包装进行改动，未割裂产品与商标权人之间的固有联系，不损害涉案商标识别功能。（2）从保障消费者利益的角度来看。本案消费者关注的重点在于产品品牌、原产地，消费者对产品来源于国外、需要进口报关的事实具备一定认知，至于产品的销售渠道、销售价格以及是否提供原厂售后服务，则未作要求。因此，施富公司平行进口行为符合消费者需求，至于施富公司选择何种采购渠道，属于其经营自由的范畴，未损害消费者利益。一二审判决都判决驳回原告诉求。

2）平行进口类商标侵权纠纷案例之二： “GOO.N”商标案。

原告：大王株式会社、大王南通公司，被告：梦葆公司。原告商标核定使用类别：面巾纸、卫生纸、纸质婴儿尿布等，境内经销商：众天扬公司。被告的商品使用商标与原告的一致，纸尿裤的背面均标注“日本国内限定贩卖品”，大王株式会社确认梦葆公司进口的涉案产品系其授权的工厂生产。

一审判决认为：梦葆公司的行为是否属于平行进口。未经相关知识产权权利人授权的进口商，将由权利人自己或经其同意在其他国家或地区投放市场的产品，向知识产权人或独占被许可人所在国或地区的进口。本案中，梦葆公司从日本进口涉案商品并未取得大王株式会社的同意，其行为属于平行进口的行为。关于大王株式会社在涉案商标的商品上注明“日本国内限定贩卖品”是否属于对涉案商标权的保留。首先，所谓的商标权保留没有相应法律依据。其次，商标权人以明示方式所限定销售渠道、区域等条件不能对抗商标权利用尽规则。最后，大王株式会社与其经销商所作的关于销售区域的限制仅约束于其双方，对外并无约束力。梦葆公司的平行进口行为是否构成商标侵权，应当考虑平行进口行为是否损害了商标识别商品及服务来源、保证商品及服务的品质以及广告宣传的功能。梦葆公司未对平行进口的大王婴儿纸尿裤重新包装亦未对商标标识进行改变，商品、商标标识与大王株式会社在日本国内销售的婴儿纸尿裤具有同一性，因此其行为并未损害大王株式会社商标标识来源的功能。平行进口会扩大市场供给，增加消费者福利。一二审判决都判决驳回原告诉求。

启示：平行进口通常有价格优势，可能更易获得消费者青睐。对于知识产权权利人而言，其为知识产权的取得和使用付出大量先期投入成本，平行进口挤占应有市场份额而导致损失。平行进口关系到在知识产权权利人和社会公共利益的平衡。平行进口两个原则，地域性原则和权利穷竭原则。根据地域性保护原则，知识产权的保护是国家行使主权的表现，对知识产权平行进口的限制应当以本国法律为准，不能延及域外。知识产权权利穷竭原则的实质是对权利的一种限制。该理论认为知识产权商品通过第一次销售获得利益，则不应再干涉权利商品的后续流动，也被称为“首次销售原则”。权利穷竭原则的最大作用在于消解物权与知识产权保护之间的矛盾，从而既维护市场交易正常秩序，又要保护权利人的合法权益，以达到权利人与社会公众之间的利益平衡，维护社会的公平公正以达到权利人与社会公众之间的利益平衡，维护社会的公平正义。基于此观点，平行进口的商品是合法商品，是对知识产权商品的合法合理利用，权利人不得再控制产品的流向，不涉及侵权是正当合法的行为。